作者简介：

唐顺良，新型烟草领域资深律师，高级经济师，代表国内企业最早策划并成功无效国际烟草巨头多件核心专利，熟悉新型烟草领域法律政策及专利总体布局、技术脉络。

编者按：

2021年5月14日，美国国际贸易委员会针对2020年5月15日雷诺烟草（已被英美烟草收购）提出的337调查申请做出初步裁定：菲莫国际（PMI）旗下的加热不燃烧产品涉嫌侵犯雷诺烟草两项专利，禁止进入美国市场。

对于所有中国电子烟企业，其研发加热不燃烧产品不可回避的问题正是如何规避IQOS专利。而这次，英美烟草反过来告赢了IQOS。这其中到底是怎么样的经过？又会对中国企业产生怎样的影响？

本文作者唐顺良律师长期从事新型烟草专利法律工作。综合资料研究和多年案件经验，他以本文为卷卷智库各位读者系统梳理本案的前因后果，并对国内新型烟草企业的专利战略提出建议。

本文看点：

*英美烟草与PMI长达一年的专利战全过程梳理；

*什么是美国的“337调查”，国内企业如何应对？

*英美烟草与PMI的“神仙架”会打到什么时候，国内企业是否会受到波及？

*面对日益激烈的全球新型烟草专利竞争，国内企业的专利策略应如何制定？

以下为文章原文。

ITC裁定菲莫国际侵犯雷诺烟草专利337调查案解读

作者：唐顺良

（首发于公众号“卷卷智库”，2021年5月）

1、案件回顾

1.从一年前说起——雷诺诉菲莫案件时间回溯

这是国际烟草巨头之间规模化、系列化、持续化的诉讼战，ITC的“514的裁定”并不是起点，亦非终点。想要看通透发生在当下即2021年5月14日ITC的雷诺诉菲莫的裁定，需要从更早的时间线开始回溯。

(1)2020年5月1日 / 美国 / IQOS通过PMTA 

2020年5月，PMI（菲莫国际）耗费数千万美元成本的PMTA申请得到了FDA的通过，标志着IQOS全球化进程中拿到了权威的官方认证，同步申请的 MRTP（改良风险烟草产品）也在7月通过了FDA的审核。

这是PMI在美国市场，乃至全球HNB市场的里程碑事件。至此，PMI基本完成全球专利布局和FDA法律审核两大法律背书，加速其传统烟草替换的冲刺式发展。

(2)2020年5月15日 / 美国 / 雷诺烟草针对菲莫提出6件专利侵权指控

就在PMI的IQOS刚刚成为第一个获准在美国销售的第一个加热不燃烧产品时，英美烟草迅速启动针对菲莫的专利战——同年5月15日，雷诺烟草（2017年被英美烟草收购）专利持有人（RAI 战略控股公司、 R.J. 雷诺兹烟草公司）在美国起诉，指控奥驰亚客服公司、菲莫美国、奥驰亚集团、菲莫国际、菲莫生产公司产品涉嫌侵犯其专利号为：US8314591、US9814268、US9839238 、US9901123、US 9930915、US10492542等六件专利权，目标直指IQOS进入美国市场。而雷诺烟草的新型烟草业务，此前已被英美烟草收购，雷诺发起的诉讼即代表着背后的英美烟草。

(3)2020年6月 / 美国 / 菲莫对英美烟草提出专利无效申请

针对雷诺烟草（英美烟草）在美国的专利指控，一贯重视专利布局和法务的菲莫国际，内部法律顾问和外部律师团队在一个多月的时间里，完成了对雷诺公司涉案专利的无效宣告。雷诺的相关专利的稳定性受到挑战。

(4)2021年3月 /英国 / 英国高等法院裁定IQOS两项专利无效

英美烟草在英国指控菲莫IQOS的多件专利无效，到2021年3月其中两件专利EP3398460B1、EP3491944 （US 9901123B2同族专利）被英国高等法院认定无效。用米德法官的话说：“这些专利仅仅涵盖了一种将再造烟草制成香烟的方法，所有的方法，包括卷制、聚龙薄片或切割，加热都是有限的，对一个熟练团队来说是显而易见的，这确实代表了各大烟草公司加热不燃烧产品专利的普遍问题，在一个狭窄的技术空间里改头换面，技术更新迭代的创造性空间越来越小。”

(5)2021年5月14日/ 美国 /  ITC对雷诺烟草的337调查申请作出裁定

2021年5月14日，ITC针对此前雷诺烟草提出的337调查申请做出初步裁定（337-TA-1199），菲莫产品涉嫌侵犯雷诺烟草US 9930915B2、US 9901123B2，禁止进入美国市场。

裁定文件截图

ITC裁定的本案件，如菲莫不服，有权向委员会提起复审请求。如提起复审请求，其应当在临时初裁做出之后8日内提起，雷诺公司应当在5个工作日内提交回复意见。委员会通常在临时初裁做出之日起45日内决定是否进行复审，并在做出决定复审之后的45日内做出复审决定。

2.到底侵权了什么？——ITC裁定IQOS侵权技术点分析

从雷诺烟草诉状中可以看出，在文书第17-19页提到起诉IQOS涉嫌侵犯两份美国专利（US 9930915B2、US 9901123B2）的具体权利要求，由此可以分析ITC本次裁定涉及的专利侵权主要技术点。由于篇幅限制，我们仅以US9930915B2为例进行分析。

US9930915B2专利指控中，雷诺提到IQOS侵犯其第1，2和第5项权利要求。

其权利要求1翻译如下：

一种与一次性吸烟制品一起使用的可重复使用的控制单元，其特征在于，所述可重复使用的控制单元包括控制壳体，包括:

(1)接收端，所述接收端用于接收一次性吸烟制品的接合端部并且具有电能源，所述电能源包括从其向外延伸的突起，并且所述接收端包括与单独的电加热构件上的电触点形成电连接的部件；以及

(2)控制单元部分，所述控制单元部分包括电源、开关部件，所述开关部件驱动从电能源到电加热构件的电流流动，以及流量调节部件，所述流量调节部件调节从电能源到电加热构件的先前启动的电流流动，其中与电触点形成电连接的部件位于突起上。

从权利要求及起诉文书来看，雷诺指控的技术对比证据应该是指向IQOS电连接操作关系，即“电源—控制—加热片（突起）上电接触点”，该专利权1并没有限定加热方式为中心加热或周向加热，保护范围相对较大，IQOS电连接加热结构确实存侵权风险，ITC初裁结论禁止在美国市场销售。

由于篇幅所限，不再对该专利技术方案，权利要求详细解读，建议国内新型烟草企业研发人员对US9930915B2，结合在中国、欧洲、日本等主要新型烟草市场国家的专利授权情况进行分析，排除和自身产品相关的风险，避免产品出口到类似国家地区面临的专利侵权风险（专利附图如下）。

3.英美烟草与PMI的专利战背景

作为老牌的国际烟草巨头英美烟草，在新型烟草领域一直紧跟PMI的步伐，不断加大加热不燃烧产品的投资和市场拓展力度，但在专利布局和产品竞争力方面，仍和菲莫存在差距，包括从产品到市场的整个产业链构建，均无法与PMI形成抗衡。然而，美国加热不燃烧市场的重要性，对英美烟草来说不言而喻，这也是其专利诉讼背后市场抢夺的诉求。

英美烟草与PMI较早的专利纠葛源于日本，后续在美国、德国、英国发生了诉讼，但各国司法程序和涉案的专利及权利要求都不太一致，有兴趣的公司可以根据本文做相应的梳理、研究。

日本的涉案专利比较有代表性，2018年6月PMI在日本起诉英美烟草Glo产品侵权。Glo当时没上市多久就采取了降价促销的方式正面与IQOS竞争，引起了IQOS销量下滑，一向在专利上谨慎的PMI率先发起了专利诉讼。

菲莫在日本使用JP6210611B2（中同族专利为：CN102595943B），名称为“一种用于接收形成浮质的衬底的电加热的发烟系统”来起诉Glo产品（技术点对比详见文末PDF），但英美烟草在日本也对该专利发起了专利无效宣告。

菲莫的专利攻防战不限于针对同样级别的国际烟草，也不限于日本、欧洲和美国等已经开放（或准开放）的加热不燃烧烟草市场。在2018年6月在日本对英美烟草Glo的诉讼后，菲莫于2018年底，在中国发起了系列的专利维权诉讼。

其主要针对国内民营企业在中国发起了一批专利侵权诉讼，涉及的几乎是IQOS产品采用的核心专利。其中部分案件已经审结，相关被告被判侵权，总体来看PMI国内诉讼的意图主要是威慑烟具企业的对外出口业务，在国际上营造一种氛围，这样就造成当中国企业的产品出口到目标市场时，当地客户的律师一般都更为慎重地提出专利侵权风险大的意见。例如，笔者就已经收到多件国外律师针对出口产品提出的专利意见，其中大多涉及PMI专利，销售商都比较谨慎。（详见2019年5月笔者在“电子烟”公众号发布的另一篇文章“理性应对IQOS专利诉讼”）

2、新型烟草企业需关注“337调查”政策变化

1.什么是337调查

由于境外各国的专利纠纷处理程序差异，所采取的应对措施也不相同，本次ITC裁定IQOS禁入美国市场即是因为雷诺发起的337调查申请。

“337调查”是美国最常见的程序。337调查的对象为进口产品侵犯美国知识产权的行为以及进口贸易中的其他不公平竞争，目的为禁止一切不公平竞争行为或向美国出口产品中的任何不公平贸易行为。

2.337调查的“新程序”

一个普通的337调查程序通常需要经历事实证据开示、权利要求解释、专家证据开示、开庭前准备、开庭程序、开庭后程序、初步裁决、委员会复审、委员会最终裁决以及总统复审等阶段。2021年5月12日ITC颁布了一项新的试点计划，允许行政法官就某些特定问题在全面听证之前提前作出临时初步裁决，从而避免把所有问题都留在全面听证之后的初步裁决中认定，避免各方以及ITC资源的浪费，提高337调查的效率。

ITC指出可以纳入该试点计划的问题应当是：

（1）可以决定案件成败或者在全面听证之前可以解决重大问题的事项；以及，

（2）有利于促成和解或者有助于解决当事方的全部争议。

ITC列举了可能落入该试点计划的问题，包括是否侵权、专利是否有效、是否有起诉资格以及是否满足国内产业要求等。

3.中国企业如何应对337调查

专利案件中，新程序给国内企业短时间高效集中进行权利要求解释及不侵权答辩提供更快捷的程序，避免把所有问题都留在全面听证之后的初步裁决中认定。这个政策有利于中国企业就某些特定问题获得提前结案的机会。

值得注意的是，如果通过证据发现申请人在专利的权属上有瑕疵，可考虑请求行政法官启动试点计划，提前解决申请人是否拥有起诉资格的问题，新型烟草企业在专利分析储备方面非常重要，及时提出无效抗辩策略，以抑制申请人短期内通过速裁程序确定侵权打击出口的策略。

3、专利战的下一步走势预判以及对中国新型烟草企业的影响

英美烟草与PMI的专利诉战，对国内新型烟草企业的影响如何？两家国际烟草巨头的“神仙打架”，“凡人”会遭殃么？

从专利存量的角度来说，PMI总体上占优势，尽管英美本次在美国获得初胜，但在专利无效程序结束后，未必有利。换句话说，英美烟草要利用专利彻底阻击IQOS，最终未必能够实现。相反，PMI的专利很多都抑制了英美的产品Glo的竞争优势。

笔者预测烟草巨头之间可能会妥协，达成一些和解。一方面，PMI要加快完成对传统卷烟替换速度、控制替换成本，不想陷入诉讼纠葛；另一方面，英美也想尽快提高市场份额，消化研发投入成本，下一步的竞争更多会转化成营销和品牌的竞争。

在此研判的基础上，极有可能出现：

(1)中国企业在HNB烟具出口时，遇到国外经销商提出专利意见、终止合作等情况的常态化；

(2)HNB国际专利诉讼一定程度上会使得一些研发能力弱没有核心技术的中小企业发展困难。

4、对中国新型烟草产业及企业专利布局策略建议

1.合理评估专利风险

国际烟草公司之间发生的诉讼是很正常的商业行为。任何技术领域，要做到绝对无专利风险再上市，都是很难甚至不太可能的事。过高、过低估计风险都不是正确的思路，更重要的是专利和市场都与很强的时效性。等到菲莫等烟草巨头一定程度开放专利的时候，市场和品牌的建设也失去很多机会，尤其是烟具的出口型企业。

专利风险的解决策略有很多种，包括合作、谈判、交叉许可、无效抗辩、不侵权抗辩等。企业应意识到所有涉诉专利都应该作为关注的重点，对照判定产品的侵权风险，分析研发方向，如何规避专利。

2.调整专利分析布局策略

根据涉诉专利的信息重新调整专利分析和研究的思路，加强涉诉情报的检索分析能力，从商业、法律、技术层面系统思考问题，有些专利确实难以规避，但是常规的思路，专利持有人一般不会对小规模的涉诉产品采取的侵权措施，更多的是来自销售商的提示和合同风险，专利诉讼通常发生在具有一定竞争关系的企业之间。

在专利布局方面，还是得借鉴烟草巨头的专利布局策略，尤其如上所述专利，在不同国家布局的策略不同，撰写质量都非常高。笔者也曾看到一些不错的专利规避方案，也申请了专利，但是没有及时布局到相关市场国家，甚至有的专利申请有瑕疵，被竞争对手利用完善在其他区域申请了专利，阻碍了产品的进入。

3.善用各国程序争取利益

在中国国内，商标公告期被异议较为常见，但专利公告期相关方提公众意见的策略常常被忽略了。尽管这个策略在专利法是一个很小的点，但在新兴技术领域如果应用得当，持续对竞争对手公告专利提出公众意见阻碍授权，或缩小保护范围，对规避风险是事半功倍的策略。

其法律依据是专利法实施细则四十八条，以及国家知识产权局《专利审查指南2010》第二部分第八章第4.9节中“对公众意见的处理”部分。具体做法是企业可以通过跟踪竞争对手的专利布局，在公开阶段向审查员提供意见，意见被采纳后专利申请可能被驳回，或申请人修改缩小范围。

以英美烟草Glo产品对应专利CN201680037678.4 “用于加热可抽吸材料的设备” 为例，其成功规避了IQOS上述核心专利，但分析其权利要求，创造性并不高，如专利CN99815538.1公开其大部分技术特征，影响该专利创造性，可以通过提公众意见阻碍授权，一旦被驳回，其技术方案将可以直接采用而没有侵权风险。

所以，各企业在专利分析过程中发现公告期目标市场国家专利对自身有风险的，可以检索证据及时向专利局提出第三方意见，对障碍专利发起无效也是一种有益的策略。

4.组建行业层面的新型烟草专利组织，形成合力对抗国际巨头

国际烟草公司往往都拥有强大、高效和经验丰富的律师团，并且已经擅长将专利战与市场策略结合的商业打法。与之相比，国内民营企业，尤其是单个企业，很难和国际巨头在专利战上与之抗衡。

笔者在此建议，中国电子烟产业相关行业协会、核心企业等可以构建专利领域行业组织，围绕以下方面开展工作：

(1)集中优势资源，甄别聘请新型烟草领域法律、知识产权专家组建强大的专家团，形成合力；

(2)向组织成员企业提供危机应对咨询，并采取多种策略应对国外烟草公司对国内加热不燃烧卷烟市场的专利封锁，在目标市场国家发生争议时，给国内企业提供及时的专利咨询；

(3)在关键技术点领域，可通过该组织建立知识产权联盟或专利池，共享部分专利，互惠互利，提高国内产品在国际市场占有率。

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